如何衔接适用商标代理机构禁注非代理服务商标的规定？

　　人民日报市场报《时事经济观察》1月18日综合讯 据中国知识产权报消息。围绕着核准注册在服装、鞋等商品上的一件图形商标，七波辉（中国）有限公司（下称七波辉）与厦门市湖里区劲翔联合商标代理事务所（下称劲翔）产生了一场纠纷。近日，双方纠纷有了的新的进展。北京市高级人民法院日前判决驳回劲翔的上诉，商标评审委员会（下称商评委）对第10278006号图形商标（下称争议商标，如图）予以无效宣告的裁定最终得以维持。

　　据了解，争议商标由劲翔于2011年12月7日提出注册申请，后经异议程序被核准注册，核定使用在服装、鞋、帽、袜等第25类商品上，其注册公告刊登在2015年9月28日的第1473期商标公告上。

　　2017年5月23日，七波辉向商评委提出无效宣告请求，请求宣告诉争商标无效。七波辉主张，争议商标与其在先确权的第8543434号图形商标（下称引证商标，如图）构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，而且劲翔系超出自身商标代理服务范围申请注册其他商标。

　　2017年12月4日，商评委作出裁定认为，争议商标与引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，而且争议商标核定使用商品超出了劲翔自身商标代理服务的范围，违反了第三次修改的商标法有关商标代理机构禁止超出自身商标代理服务范围申请注册其他商标的规定。据此，商评委裁定对争议商标予以无效宣告。

　　劲翔不服商评委所作裁定，随后向北京知识产权法院提起行政诉讼，主张争议商标与引证商标不构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，而且争议商标申请注册日在第三次修改的商标法施行前，根据法不溯及既往原则，第三次修改的商标法有关商标代理机构禁止超出商标代理服务范围申请注册其他商标的规定理应不适用于争议商标。

　　经审理，北京知识产权法院一审判决驳回劲翔的诉讼请求，劲翔继而向北京市高级人民法院提起上诉。

　　北京市高级人民法院经审理认为，争议商标与引证商标在构图要素、设计手法、整体视觉效果上并无明显差异，并存使用易使相关公众对商品来源产生混淆，构成使用在同一种或类似商品上的近似商标；同时，争议商标实际注册日为2015年9月28日，处于第三次修改的商标法施行期间，争议商标是否应予无效宣告应当适用第三次修改的商标法，而争议商标核定使用在服装、鞋、帽等商品上，超出了劲翔自身商标代理服务的范围。综上，法院判决驳回劲翔上诉，维持一审判决。（王国浩）

　　行家点评

　　赵虎 北京市中闻律师事务所 合伙人：2014年5月1日，我国第三次修改的商标法开始施行，其中第十九条规定，商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外不得申请注册其他商标。最高人民法院在《关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》中规定，对于在商标法修改决定施行前当事人就尚未核准注册的商标申请复审，商评委于决定施行后作出复审决定或者裁定，当事人提起行政诉讼的，人民法院审查时适用修改后的商标法；原国家工商行政管理总局在《关于执行修改后的〈中华人民共和国商标法〉有关问题的通知》中规定，对于2014年5月1日前提出的商标注册申请，商标局于2014年5月1日以后作出的行政决定适用第三次修改的商标法。

　　该案中，劲翔主张争议商标的申请注册日在第三次修改的商标法施行前，根据法不溯及既往原则，第三次修改的商标法规定商标代理机构禁止申请注册商标的规定理应不适用。但是，根据上述司法解释与有关通知的规定，该案争议商标申请注册日虽然在第三次修改的商标法施行前，但是其实际注册日处于第三次修改的商标法施行期间，故应适用第三次修改的商标法进行审查。